Mantenimento della registrazione del marchio per i non

Nov 27, 2023

La questione se la registrazione di articoli standard approvati possa essere mantenuta attraverso l'uso di articoli non standard in caso di cancellazione del marchio a causa del mancato utilizzo per tre anni consecutivi è stata una sfida persistente e una preoccupazione per tutte le parti coinvolte in tali casi.

A causa delle limitazioni della tabella di classificazione di beni e servizi simili, non può coprire tutti gli articoli esistenti sul mercato. Di conseguenza, alcuni richiedenti di marchi incontrano difficoltà quando cercano di registrare articoli reali che non sono elencati nella tabella di classificazione.

Per evitare la potenziale procedura di correzione che potrebbe verificarsi durante la registrazione a causa di domande per elementi non coperti dalla tabella di classificazione, alcuni richiedenti potrebbero cercare elementi nella tabella che sono simili ai loro effettivi elementi per la registrazione. Tuttavia, in caso di cancellazione del marchio a causa del mancato utilizzo per un periodo di tre anni, il proprietario del marchio deve fornire la prova che il marchio registrato è stato utilizzato sull'articolo standard approvato per mantenerne la registrazione. Per chi utilizza articoli non standard, è difficile dimostrare che l'utilizzo del marchio su questi articoli non standard corrisponda all'utilizzo del marchio su articoli approvati designati dal marchio registrato.

In generale, il proprietario di un marchio può dimostrare che l'utilizzo di un articolo non standard può mantenere la registrazione del marchio su un articolo approvato principalmente in due modi. In primo luogo, può dimostrare che l'articolo non standard effettivamente utilizzato è sostanzialmente identico all'articolo approvato.

Nell'ambito del procedimento amministrativo per la revisione della cancellazione del marchio “CKA”, è stato approvato l'uso del marchio su articoli della classe 12, pastiglie per freni per automobili e pastiglie per ventole per veicoli di consegna.

Il proprietario del marchio ha presentato prove dell'utilizzo del marchio sulle guarnizioni dei freni delle automobili, ma la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) ha deciso che le prove non erano sufficienti per dimostrare che il proprietario del marchio avesse utilizzato il marchio in questione sugli articoli approvati durante il periodo indicato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che, pur non figurando nella tabella di classificazione, la guarnizione freno per auto rientrava sostanzialmente nella pastiglia freno per autoveicoli, sulla quale era stato ammesso l'uso del marchio in questione, per quanto riguarda funzioni, finalità, produttori, canali di vendita e consumatori.

Pertanto, il tribunale ha concluso che l’utilizzo del marchio in questione sulle guarnizioni dei freni delle automobili potrebbe essere considerato come uso della pastiglia dei freni per automobili.

In secondo luogo, il proprietario di un marchio può dimostrare che l'articolo effettivamente utilizzato è una sottoclasse dell'articolo approvato. Nei procedimenti amministrativi di revisione della cancellazione del marchio “Natergy”, il marchio in questione è stato approvato per l'uso su articoli della classe 1, quali il “getter” (una sostanza o dispositivo che assorbe efficacemente determinate molecole di gas), e il silicato , mentre il titolare del marchio ha effettivamente utilizzato il marchio sugli articoli di un setaccio molecolare 3A (una sostanza utilizzata principalmente per essiccare il vetro isolante assorbendone il vapore acqueo).

Sia il CNIPA che il Tribunale di primo grado hanno ritenuto che il setaccio molecolare 3A non fosse un prodotto standard riportato nella tabella di classificazione. Sebbene il titolare del marchio abbia affermato che il setaccio molecolare 3A era identico al silicato perché il silicato era il componente principale del setaccio molecolare 3A, il componente principale non deve essere considerato equivalente al prodotto da esso sintetizzato.

Il setaccio molecolare 3A può appartenere ai prodotti chimici industriali a causa della sua funzione di essiccante, ma poiché negli articoli approvati del marchio in questione non sono presenti prodotti chimici industriali, il tribunale di primo grado ha ritenuto che le prove non potessero mantenere la registrazione del marchio in questione.

In secondo luogo, l'avvocato è stato incaricato dal titolare del marchio di presentare ricorso. Dopo l'analisi, l'avvocato ha ritenuto che il setaccio molecolare 3A del proprietario del marchio fosse il più vicino al getter, l'articolo approvato, e se fosse riuscito a dimostrare che il setaccio molecolare 3A era una sorta di getter, la registrazione del marchio avrebbe potuto essere mantenuta.